一、實(shí)用新型審查趨嚴的背景
1、政策背景
2018年11月5日，首屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì )，習主席主旨演講：（中國將在以下幾方面加大推進(jìn)力度：中國將保護外資企業(yè)合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產(chǎn)權行為，提高知識產(chǎn)權審查質(zhì)量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著(zhù)提高違法成本。）11月8日，國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局實(shí)用新型審查部舉辦“履行審查職責、促進(jìn)質(zhì)效提升”學(xué)術(shù)研究交流會(huì )。
2018年12月24日，《專(zhuān)利法》第四次修訂草案在人大常委會(huì )審議，修法重點(diǎn)加強知識產(chǎn)權保護，健全侵權懲罰性賠償制度，大幅提高侵權違法成本，對未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查的實(shí)用新型專(zhuān)利質(zhì)量提出了客觀(guān)需求。
2019.3.1，《專(zhuān)利代理條例》，促進(jìn)專(zhuān)利代理行業(yè)健康發(fā)展，強化監管，提升專(zhuān)利質(zhì)量和運用水平。
2019.5.1，《專(zhuān)利代理管理辦法》，強化對專(zhuān)利代理機構和專(zhuān)利代理師的責任監管。
2019.5，專(zhuān)利代理行業(yè)“藍天”專(zhuān)項整治行動(dòng)，為期兩年的對專(zhuān)利代理行業(yè)的違法違規行為集中整治。
2、經(jīng)濟背景
中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，速度- -從高速增長(cháng)轉為中高速增長(cháng)，結構- -經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級，動(dòng)力- -從要素驅動(dòng)、投資驅動(dòng)轉向服務(wù)業(yè)發(fā)展及創(chuàng )新驅動(dòng)。專(zhuān)利作為一項重要的經(jīng)濟指標，其發(fā)展趨勢也需要與宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展保持一致，從高速增長(cháng)轉向高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)濟新常態(tài)對專(zhuān)利申請端、審查端、應用端、保護端都提出了更高的要求，審查端作為專(zhuān)利授權的總閘門(mén)也需要作出相應調整。
3、數量背景
2009-2018年，申請量30萬(wàn)-200萬(wàn)，授權量20萬(wàn)-154萬(wàn)。
2019年上半年，新型申請101萬(wàn)件（-1.9%），授權74.7萬(wàn)件（+1.1%），周期6.2個(gè)月；授權率75%左右。
2016起開(kāi)始控制授權數量，2016-2019年，授權率從90%逐步下降到75%。
中國的專(zhuān)利申請量連續多年位居世界第一，甚至超過(guò)美國、日本、德國、韓國等主要國家的專(zhuān)利申請量的總和。專(zhuān)利數量與國家的科技實(shí)力嚴重不匹配。中國實(shí)用新型占全世界95%以上，日本、德國實(shí)用新型數量減少。數量階段任務(wù)已經(jīng)完成，需要通過(guò)優(yōu)勝劣汰進(jìn)入質(zhì)量發(fā)展階段。
4、審查背景
• 2016年底，專(zhuān)利質(zhì)量提升工程實(shí)施方案
專(zhuān)利審查提升質(zhì)量，把好審查端，避免不當授權，提供權利穩定可期的專(zhuān)利權。專(zhuān)利審查雙向傳導作用，向前促進(jìn)科技創(chuàng )新水平，向后有利于專(zhuān)利市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現。
• 國知局專(zhuān)利提質(zhì)增效工程
壓縮審查周期（發(fā)明）為核心，穩步提升審查質(zhì)量為重點(diǎn)，以促進(jìn)高質(zhì)量申請、運用和保護。專(zhuān)利申請的穩量提質(zhì)，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境和創(chuàng )新環(huán)境。
• 申請量增長(cháng)背后，新型審查員隊伍進(jìn)行了擴充
新型審查部、北京中心，2017年起增加河南、天津中心新型審查；
審查員100人-800人；
審查員在不同審查領(lǐng)域分布不均衡，部分類(lèi)型的案件周期延長(cháng)。
二、低質(zhì)量專(zhuān)利申請
低質(zhì)量專(zhuān)利申請，指那些不是真正意義上的技術(shù)創(chuàng )新，或者創(chuàng )新程度極低的申請，這些申請通常不是以獲得專(zhuān)利保護為目的。
1、非正常申請-關(guān)于規范專(zhuān)利申請行為的若干規定(2017 ) (局令第75號)
第三條 本規定所稱(chēng)非正常申請專(zhuān)利的行為是指：
（一）同一單位或者個(gè)人提交多件內容明顯相同的專(zhuān)利申請；
（二）同一單位或者個(gè)人提交多件明顯抄襲現有技術(shù)或者現有設計的專(zhuān)利申請；
（三）同一單位或者個(gè)人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡(jiǎn)單替換或者拼湊的專(zhuān)利申請；
（四）同一單位或者個(gè)人提交多件實(shí)驗數據或者技術(shù)效果明顯編造的專(zhuān)利申請；
（五）同一單位或者個(gè)人提交多件利用計算機技術(shù)等隨機生成產(chǎn)品形狀、圖案或者色彩的專(zhuān)利申請；
（六）幫助他人提交或者專(zhuān)利代理機構代理提交本條第一項至第五項所述類(lèi)型的專(zhuān)利申請。
附：示例：非正常申請專(zhuān)利的行為
2018年，專(zhuān)利申請相關(guān)政策專(zhuān)項督查（資助調整；嚴厲打擊非正常申請）、聯(lián)合懲戒（非正常申請納入失信主體）、代理監管（代理機構監管和代理師監管）、強化簽名代理師責任。
2、低質(zhì)量專(zhuān)利申請的目的
• 獎勵資助
• 高新減稅
• 項目成果
• 升學(xué)畢業(yè)
• 企業(yè)宣傳
• 招標投標
非保護創(chuàng )新目的的低質(zhì)量專(zhuān)利申請，浪費社會(huì )資源，無(wú)益于經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，也有損中國專(zhuān)利的國際形象。
國家知識產(chǎn)權局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )只公布發(fā)明專(zhuān)利申請授權情況，不公布實(shí)用新型專(zhuān)利申請量。
3、低質(zhì)量專(zhuān)利申請的具體體現
• 相同方案重復遞交（為了湊數，方案大量拆分）
• 編造技術(shù)方案
• 抄襲技術(shù)方案
• 拼湊技術(shù)方案
• 文字注水（背景技術(shù)大篇幅復制、技術(shù)效果與技術(shù)問(wèn)題對不上）
1.非正常申請工作組提供的相關(guān)低質(zhì)量申請線(xiàn)索，以及初步審查中積累的有關(guān)發(fā)明人、申請人、聯(lián)系人（黑名單）線(xiàn)索。
2.申請的主題名稱(chēng)為生活領(lǐng)域的常見(jiàn)物品名稱(chēng)。
3.權利要求技術(shù)方案極其簡(jiǎn)單或保護范圍過(guò)大、或者是現有技術(shù)的簡(jiǎn)單拼湊。
4.說(shuō)明書(shū)中發(fā)明內容、具體實(shí)施例和權利要求的內容基本相同（三位一體）。
5.說(shuō)明書(shū)附圖結構非常簡(jiǎn)單或不符合制圖規范。
6.屬于低質(zhì)量申請相對集中的重點(diǎn)領(lǐng)域，例如IPC分類(lèi)A（人類(lèi)生活必需）、B（作業(yè)、運輸）、F（機械工程）部下面的一些小類(lèi)。
7.短時(shí)間內集中提交的數量較大的批量申請，申請主題相近或撰寫(xiě)方式簡(jiǎn)單雷同，例如中小學(xué)生、醫療器械等方面的批量申請等。
注：新型辦發(fā)〔2013〕5號，實(shí)用新型審查部關(guān)于2013年下半年降低初審合格率的工作辦法 （試行）
4、低質(zhì)量專(zhuān)利申請的審查
保護客體的審查：
• 對涉及軟件程序的申請，只要能判斷其硬件部分系現有技術(shù)，所解決的問(wèn)題是依賴(lài)軟件實(shí)現的，均不屬于對產(chǎn)品形狀、構造的改進(jìn)，不符合專(zhuān)利法第2條第3款的規定。功能性限定模塊。
• 對涉及材料的申請，其發(fā)明點(diǎn)僅僅在于材料本身、或者屬于單純材料的替換，均不屬于對產(chǎn)品形狀、構造的改進(jìn)，不符合專(zhuān)利法第2條第3款的規定。
• 對僅涉及表面文字、符號、圖案、色彩的申請（例如建筑平面設計圖），不考慮其是否解決技術(shù)問(wèn)題，均認定其不是對產(chǎn)品形狀、構造的改進(jìn)，不符合專(zhuān)利法第2條第3款的規定。
• 如果技術(shù)方案是已知技術(shù)的簡(jiǎn)單組合并且沒(méi)有產(chǎn)生新的技術(shù)效果，或僅僅是要素關(guān)系變更并且所產(chǎn)生的技術(shù)效果與現有技術(shù)相同或相似，可以不用對比文件，直接以“明顯不是新的技術(shù)方案”為由，認定為不符合專(zhuān)利法第2條第3款的規定。
加強明顯新穎性審查力度。要充分利用機檢推送報告以及其他線(xiàn)索，以明顯新穎性評判為主線(xiàn)，嚴格審查；對涉嫌低質(zhì)量申請的案件，必要時(shí)可主動(dòng)進(jìn)行明顯新穎性檢索；并且在一通中盡量對全部權利要求進(jìn)行新穎性評述，力爭發(fā)出一次審意即可駁回。（主題名稱(chēng)不同，技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同；技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案、預期技術(shù)效果幾者中，技術(shù)方案相同；方案創(chuàng )造性較低，區別特征為慣用手段的直接置換）
充分發(fā)揮專(zhuān)利法第26條第3款的作用。專(zhuān)利法第26條第3款適用面廣，并且便捷有效，對于框圖類(lèi)申請、模塊類(lèi)申請、含有簡(jiǎn)單已知電路的生活類(lèi)申請，以及其他情形的說(shuō)明書(shū)未充分公開(kāi)的低質(zhì)量申請，可適當運用專(zhuān)利法第26條第3款進(jìn)行審查。（記載的組件、結構、連接關(guān)系不清楚；方案拆分為多個(gè)專(zhuān)利，導致多個(gè)專(zhuān)利技術(shù)手段均含糊不清）
加強對權利要求保護范圍清楚的審查。注意做到對權利要求的全面審查，加強對限制權利要求的各項條款的使用，特別是對專(zhuān)利法第26條第4款的使用。對權利要求為功能性限定以及保護范圍過(guò)寬的申請應嚴格審查，還要注意辨析是否能得到說(shuō)明書(shū)的支持以及說(shuō)明書(shū)中的相關(guān)內容是否符合專(zhuān)利法第26條第3款的規定。
加強對專(zhuān)利法第5條的審查。對涉嫌違反法律、社會(huì )公德或者妨害公共利益的低質(zhì)量申請要從嚴把握，尤其是對涉及性用品的申請，應嚴格醫療目的的判斷原則。
相同發(fā)明創(chuàng )造A9.1（區別特征已經(jīng)被隱含公開(kāi)；區別特征為慣用技術(shù)手段、只是專(zhuān)利名稱(chēng)等處不同；描述角度不同，但實(shí)現技術(shù)效果的相應技術(shù)手段相同）
實(shí)用性A22.4（具有積極效果，適應社會(huì )需要；技術(shù)方案背離現有技術(shù)，不必要的復雜方案解決簡(jiǎn)單問(wèn)題；要解決的技術(shù)問(wèn)題不存在，脫離社會(huì )需要，不滿(mǎn)足行業(yè)強制規定）
5、低質(zhì)量專(zhuān)利申請的處理
對低質(zhì)量申請的處理要注重高效率，盡量選擇簡(jiǎn)明易行的處理方式，力爭盡快結案，盡量避免出現復雜的處理結果。
1．如果對一件低質(zhì)量申請可以使用多項法律條款進(jìn)行處理，應優(yōu)先選用簡(jiǎn)明且便于快速駁回的條款，如專(zhuān)利法第2條第3款、專(zhuān)利法第5條、專(zhuān)利法第26條第3款、專(zhuān)利法第26條第4款等；對明顯涉嫌低質(zhì)量申請的案件，如果各項實(shí)質(zhì)性駁回條款都不適用，可主動(dòng)進(jìn)行明顯新穎性檢索。
2．簡(jiǎn)化審查通知書(shū)和駁回決定的撰寫(xiě)。結合上述各種低質(zhì)量申請的審查方式，有針對性地編制各種對應的審查通知書(shū)模版；審查員在處理低質(zhì)量申請時(shí)直接套用對應的通知書(shū)模版，只填寫(xiě)少量文字即可簡(jiǎn)單快速地發(fā)出通知書(shū)。在多補駁回決定的撰寫(xiě)中，案由部分僅寫(xiě)明駁回所針對缺陷的審查過(guò)程即可，理由部分僅寫(xiě)明最后針對的文本仍存在的缺陷即可。
3．盡量減少發(fā)通知次數。在發(fā)出審查通知書(shū)時(shí)盡量做到一次述盡，對修改后可能出現的超范圍、缺少必要技術(shù)特征等問(wèn)題應盡量提前告知，爭取減少發(fā)通知次數，做到盡早駁回或視撤。
三、實(shí)用新型未來(lái)舉措
1、結合專(zhuān)利法第四次修改，修改專(zhuān)利法實(shí)施細則，增加對22條3款（實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步)創(chuàng )造性的審查。
2018年12月，全國人大對專(zhuān)利法第四次修改進(jìn)行了第一次審議，專(zhuān)利法修改有望今年年內完成。
細則44條：實(shí)用新型專(zhuān)利申請是否明顯屬于專(zhuān)利法第五條、第二十五條規定的情形，是否不符合專(zhuān)利法第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款或者本細則第十六條至第十九條、第二十一條至第二十三條的規定，是否明顯不符合專(zhuān)利法第二條第三款、第二十二條第二款、第四款、第二十六條第三款、第四款、第三十一條第一款、第三十三條或者本細則第二十條、第四十三條第一款的規定，是否依照專(zhuān)利法第九條規定不能取得專(zhuān)利權。
更便于駁回低質(zhì)量拼湊專(zhuān)利；保留實(shí)用新型審查周期快，授權相對容易的特點(diǎn)。無(wú)效宣告程序中對實(shí)用新型專(zhuān)利審查的若干規定（對于實(shí)用新型專(zhuān)利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現有技術(shù)評價(jià)其創(chuàng )造性，對于由現有技術(shù)通過(guò)“簡(jiǎn)單的疊加”而成的實(shí)用新型專(zhuān)利，可以根據情況引用多項現有技術(shù)評價(jià)其創(chuàng )造性）
2、上線(xiàn)新系統，打擊低質(zhì)量申請
形式缺陷智能審查，相似專(zhuān)利機檢推送，國內外專(zhuān)利附圖檢索功能。附圖相似的專(zhuān)利重點(diǎn)關(guān)注。
3、同日申請專(zhuān)利政策調整
同日申請數量太多，客觀(guān)上增加了專(zhuān)利申請數量；一種方案，審查兩次，消耗了審查資源。
同日申請新型授權后，發(fā)明4年后再進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，或者實(shí)用新型授權后增加一段時(shí)間猶豫期，決定是否需要轉換類(lèi)型為發(fā)明。
4、審查措施
審查指導意見(jiàn)、典型指導案例、內部質(zhì)檢通報
實(shí)用新型優(yōu)勢：授權快，侵權判定相對容易，更容易維權，創(chuàng )造性要求低，便于提高穩定性，適應當下國情，未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間內會(huì )繼續保留這種制度。
